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May 24, 2023

Oberster Gerichtshof schränkt Parodieschutz im Markenstreit zwischen Jack Daniels und Bad Spaniels ein

Jack Daniel's könnte das sein, was eine gespaltene Nation eint – zumindest wenn es darum geht

Jack Daniel's könnte das sein, was eine gespaltene Nation eint – zumindest, wenn es um den Obersten Gerichtshof der USA geht. In einem am Donnerstag ergangenen einstimmigen Urteil stellte sich das Oberste Gericht in einem Markenstreit um ein „Bad Spaniels“-Hundespielzeug auf die Seite des Tennessee-Whiskyherstellers.

„In diesem Fall geht es um Hundespielzeug und Whisky, zwei Dinge, die selten im selben Satz vorkommen“, schreibt Richterin Elena Kagan in der Option. „Der Befragte VIP Products stellt ein quietschendes, kaubares Hundespielzeug her, das wie eine Flasche Jack Daniel’s Whiskey aussehen soll. Aber nicht ganz. Auf dem Spielzeug werden beispielsweise die Worte ‚Jack Daniel’s‘ zu ‚Bad Spaniels‘.“ Und aus „Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey“ wird „The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet“.

Jack Daniel's war von dem Kacke-Witz nicht begeistert und als VIP Products sich weigerte, den Verkauf der Quietscher einzustellen, verlagerte sich der Streit auf die Gerichte. VIP forderte eine Erklärung, dass Bad Spaniels die Marken von Jack Daniel's nicht verletzt oder verwässert habe, und die Whiskymarke reichte Widerklage wegen Markenverwässerung ein.

Im Kern geht es um den sogenannten Rogers-Test, der 1989 vom 2. Bezirk zum Schutz der First Amendment-Rechte in Markenangelegenheiten eingeführt wurde. Dabei wird im Wesentlichen versucht, ein Gleichgewicht zwischen der Vermeidung öffentlicher Verwirrung und der Förderung des kreativen Ausdrucks zu finden, und es wird untersucht, ob eine Verwendung für das zugrunde liegende Werk künstlerisch relevant ist und ob sie hinsichtlich der Quelle oder des Inhalts des Werks ausdrücklich irreführend ist.

Die Angelegenheit war zwischen einem Bundesgericht in Arizona und dem 9. Bezirk hin und her gegangen. Das Bezirksgericht urteilte im summarischen Urteil gegen VIP und stellte fest, dass das Unternehmen die Gesichtszüge von Jack Daniel als Marken zur „Quellenidentifizierung“ verwendet hatte und daher die Rogers-Schutzbestimmungen und Fair-Use-Ausnahmen keine Anwendung fanden.

So fasst der Oberste Gerichtshof zusammen, was folgte: „Der Fall ging in ein Gerichtsverfahren über, in dem das Bezirksgericht feststellte, dass die Verbraucher wahrscheinlich über die Herkunft des Bad Spaniels-Spielzeugs verwirrt waren und dass die negativen Assoziationen des Spielzeugs mit Hundekot (z. B. „The Old No. 2“) würde dem Ruf von Jack Daniel’s schaden Und das Berufungsgericht entschied über den Verwässerungsanspruch an VIP mit der Begründung, dass Bad Spaniels, weil es Jack Daniel's parodiert, unter den Ausschluss der „nichtkommerziellen Nutzung“ fällt. In Untersuchungshaft kam das Bezirksgericht zu dem Schluss, dass Jack Daniel's dies könnte befriedigte keines der beiden Argumente von Rogers und erteilte VIP daher ein zusammenfassendes Urteil wegen Verstoßes. Das Berufungsgericht bestätigte dies zusammenfassend.“

Der Oberste Gerichtshof wurde gebeten, zwei Fragen zu prüfen: „Ob die humorvolle Verwendung der Marke eines anderen als die eigene auf einem kommerziellen Produkt der traditionellen Verwechslungswahrscheinlichkeitsanalyse des Lanham Act unterliegt oder stattdessen einen erhöhten First Amendment-Schutz vor Ansprüchen wegen Markenverletzung erhält.“ ,“ und „ob die humorvolle Nutzung der Marke eines anderen als die eigene auf einem kommerziellen Produkt ‚nichtkommerziell‘ ist … und somit einen Anspruch auf Verwässerung durch Befleckung gemäß dem Trademark Dilution Revision Act rechtlich ausschließt.“

In der Stellungnahme führt Kagan eine Reihe hochkarätiger Kämpfe im Zusammenhang mit dem Rogers-Test an, darunter einen Mattel-Anzug wegen Aquas Ohrwurm „Barbie Girl“ aus dem Jahr 1997, einen von Louis Vuitton wegen „The Hangover Part II“ und einen weiteren Hundespielzeugkampf mit Tommy Hilfiger zur Veranschaulichung welche Nutzungsarten geschützt sind (die ersten beiden) und welche nicht (letztere). Sie erklärt auch, dass die Hauptfunktion des Lanham Act darin besteht, die Herkunft von Waren von denen zu unterscheiden, die von anderen hergestellt oder verkauft werden, und dass die „Kardinalsünde“ des Markenrechts darin besteht, dies zu untergraben und die Verbraucher zu verwirren.

Der 9. Bezirk entschied, dass Jack Daniel's zunächst den Rogers-Test bestehen muss, bevor die Verwechslungsgefahr in Betracht gezogen werden kann, da das Bad Spaniels-Spielzeug – obwohl „sicherlich nicht das Äquivalent der Mona Lisa“ – ein ausdrucksstarkes Werk mit einer humorvollen Botschaft sei. Es wurde außerdem entschieden, dass es aufgrund der Parodie auf den berühmten Whisky für den Ausschluss der nichtkommerziellen Nutzung wegen Markenverwässerung in Frage komme. In beiden Fällen ist der Oberste Gerichtshof mit dem 9. Gerichtsbezirk nicht einverstanden.

Das Gericht befasste sich zwar nicht mit der Frage, ob Rogers jemals als Schwellenwerttest für Angelegenheiten mit ausdrucksstarken Werken herangezogen werden sollte, hielt es jedoch für „nicht angemessen, wenn der beschuldigte Rechtsverletzer eine Marke verwendet hat, um die Quelle seiner eigenen Waren zu bezeichnen – mit anderen Worten: eine Marke als Marke verwendet hat.“ Kagan bemerkt: „Wenn eine Marke als Marke verwendet wird (außer möglicherweise in seltenen Situationen), leistet die Untersuchung der Verwechslungswahrscheinlichkeit genug Arbeit, um das Interesse an freier Meinungsäußerung zu berücksichtigen.“

Die zugrunde liegende Logik ist die gleiche wie beim Fair-Use-Einwand gegen die Verwässerung. „Wie weit der Geltungsbereich des Ausschlusses der ‚nichtkommerziellen Nutzung‘ auch sein mag, er kann nicht, wie der Neunte Bezirk meinte, jede Parodie oder jeden humorvollen Kommentar umfassen“, schreibt Kagan. „Entscheidend ist, dass der Fair-Use-Ausschluss seinen eigenen Ausschluss hat: Er gilt nicht, wenn die Nutzung ‚als Quellenangabe für die eigenen Waren oder Dienstleistungen der Person‘ erfolgt.“

„Die heutige Meinung ist eng“, fährt Kagan fort. „Zur Verletzung kommen wir lediglich zu dem Schluss, dass Rogers keine Anwendung findet, wenn es sich bei der angefochtenen Nutzung einer Marke um eine Marke handelt. Zur Verwässerung kommen wir lediglich zu dem Schluss, dass der nichtkommerzielle Ausschluss Parodien oder andere Kommentare nicht abschirmt, wenn die Nutzung einer Marke eine ähnliche Quelle darstellt.“ -Identifizierung. Es ist kein Zufall, dass es in beiden unseren Beständen darum geht, ob die Verwendung einer Marke eine Funktion zur Herkunftsbezeichnung erfüllt. Der Lanham Act macht diese Tatsache von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Verbraucher erkennen können, woher Waren kommen.

Damit hob das Gericht das Urteil des 9. Gerichtsbezirks auf und verwies die Frage zurück, ob die Bad Spaniels-Marken geeignet sind, Verwirrung zu stiften.

In zwei übereinstimmenden Stellungnahmen – eine von Richterin Sonia Sotomayor mit Richter Samuel Alito und eine andere von Richter Neil Gorsuch mit den Richtern Clarence Thomas und Amy Coney Barrett – warnen die Richter davor, Umfragen zu viel Gewicht beizumessen, wenn es um Verbraucherverwirrung geht, und warnen davor Der Rogers-Test sollte mit Vorsicht gehandhabt werden.

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